W dalszej części zasadnym jest przybliżenie zagadnienia związanego z ochroną renomowanych znaków towarowych na konkretnym przykładzie, o których traktuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie C-85/16 P – zw. dalej: „TSUE”.
Istotne tezy orzecznicze, które mają ważne znaczenie praktyczne
A. Ochrona przyznana renomowanym znakom towarowym ma szeroki zakres:
„Ochrona przyznana na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej znakom towarowym cieszącym się renomą ma szeroki zakres. Szczególnym warunkiem objęcia tą ochroną jest używanie identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub podobnego do niego oznaczenia bez uzasadnionego powodu, co mogłoby powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku towarowego bądź też mogłoby działać na ich szkodę. Jednakże użytkownik oznaczenia podobnego do znaku towarowego cieszącego się renomą może powołać się - jak wynika to z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 - na 'uzasadniony powód' używania tego oznaczenia, który jest wyrazem realizowanego przez wspomniane rozporządzenie ogólnego celu, jakim jest wyważenie z jednej strony interesów właściciela znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji znaku, a z drugiej strony interesów osoby trzeciej związanych z używaniem w obrocie gospodarczym takiego oznaczenia dla celów oznaczania sprzedawanych przez nią towarów i usług. W wykonaniu tego przepisu powołanie się przez osobę trzecią na uzasadniony powód w celu używania oznaczenia podobnego do znaku towarowego cieszącego się renomą nie może prowadzić do uznania - z korzyścią dla niej - praw związanych z zarejestrowanym znakiem towarowym, lecz zobowiązuje właściciela cieszącego się renomą znaku towarowego do tolerowania używania podobnego oznaczenia.” – tak wyrok TSUE.
B. Przykład znaku towarowego KENZO:
„W tym względzie użycie imienia wnioskodawcy, czyli Kenzo, w ramach znaku towarowego KENZO ESTATE nie wystarcza do tego, by stanowić uzasadniony powód używania tego oznaczenia w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. Sama bowiem okoliczność, że określenie 'kenzo" składające się na znak towarowy KENZO ESTATE odpowiada imieniu wnioskodawcy, jest bez znaczenia dla kwestii, czy użycie tego określenia stanowi uzasadniony powód w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ analiza wyważenia wchodzących w grę interesów nie może negatywnie wpływać na podstawową funkcję wcześniejszego znaku towarowego KENZO, którą jest zagwarantowanie pochodzenia produktu. W konsekwencji, biorąc pod uwagę rozszerzony zakres ochrony przyznanej przez rozporządzenie nr 207/2009 znakom towarowym cieszącym się renomą, Izba Odwoławcza mogła uznać, że żaden uzasadniony powód nie został wykazany przez zgłaszającego słowny znak towarowy KENZO ESTATE i że w związku z tym ten ostatni zamierzał czerpać nienależną korzyść z renomy znaku towarowego KENZO.” – tak wyrok TSUE.